MPFクレーム(米国特許112条(f))に対応する2つの準備

 米国での特許出願の審査では、請求項の用語がMeansPlusFunctionクレーム(以下、「MPFクレーム」という。)と判断されると、米国特許112条(f)が通知されます。さらに、MPFクレームの用語の意味が不明確な場合、112条(f)の通知に加えて112条(b)の拒絶理由が通知されます。このとき、MPFクレームと解釈された用語の具体的な構成が明細書に書かれていない場合、対応が非常に困難になります。そのような事態を防ぐために、米国出願前に2つの準備をしておくことが良いと思います。
 参考:米国特許112条(f)の通知は拒絶理由通知ではない
 参考:米国特許112条(b)の拒絶理由と112条(f)との同時通知は対応難!

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MPFクレームに対応するための2つの準備

 MPFクレームに対応するための2つの準備について説明します。MPFクレームと解釈されたときに対応できるかどうかは出願時にほぼ決まっています。そのため、出願前の準備が大切です。1つ目は、発明の構成を具体化して明細書に記載しておくことです。2つ目は、MPFクレームと解釈される単語を使わないことです。これらはいずれも基本的なことですが、守られていない明細書を時々見かけるのでしっかり準備しておくことが必要です。

1.発明の構成を具体化して明細書に記載しておくこと

 発明の構成を具体化して明細書に記載しておくことが大切です。例えば、「通知部」のような機能をクレームに記載した場合、「通知部」とは何か?を具体的にしておくことが大切です。この場合、スピーカーなのか、非常回転灯なのか、振動モータなのか、明細書に記載しておきましょう。ソフトウェア系の特許の場合、複数の機能を有していても、1つのプロセッサがすべて実行していることもあります。このため、各機能とプロセッサとの関係を明細書に記載しておくことが大切です。特に日本ではプロセッサのことを書いてなくても特許になることがあるので、書き忘れに注意が必要です。日本だけで特許を取る場合にはそれでよいかもしれませんが、米国でも特許を取る際には112条(b)と112条(f)とが同時に通知される可能性があるパターンです。

2.MPFクレームと解釈される単語を使わないこと

 MPFクレームと解釈される単語を使わないことも重要です。特に日本語から英語への翻訳を外注したときにはよく確認しておくことが重要です。〇〇部という名前を使っていると、〇〇 unitと翻訳される可能性も高いです。unitはMPEP2181にも載っており、MPFクレームだと解釈される可能性が高い単語です。MPEP2181は米国の審査基準です。MPEP2181にはMPFクレームの定義とともに、MPFクレームと判断される文言の具体的な例が記されています。米国への出願の際には最低限、ここに書かれている文言をクレームに含めないようにするだけでMPFクレームと判断される可能性を下げることができると思います。翻訳チェックの時に活用してみてください。
 参考:アメリカ合衆国 特許審判便覧(MPEP)第2100章特許性 第9版2017年8月更新 2018年1月版(特許庁)

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