背景技術の書き方

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背景技術から社内技術が漏洩

 特許明細書には背景技術を記載する欄があります。背景技術には特許出願する発明の背景を記載します。背景技術に指定された書き方はありません。このため、特許公開公報を挙げてその技術的課題を記載する場合もあれば、発明の生まれた経緯を記載する場合もあります。背景技術の内容は発明内容とは異なる場合が多いので、背景技術の内容はそこまで重視しなくても良いと考えていました。しかし、最近は、背景技術を通じて社内技術の漏洩に繋がるかもしれないと考えるようになりました。

 背景技術に発明の生まれた経緯を記載する場合、その発明に至るまでの積み重ねが記載される場合があります。この積み重ねにあたる内容が、すでに特許公開公報に記載されていれば問題ありません。しかし、まれに特許公開公報に記載されていない事項が特許公開公報に記載される場合があります。例えば、社内の研究開発の経緯等です。これは特許公開公報に記載されておらず、競合他社も把握していない場合があります。研究開発の経緯等は、出願する発明とは違うけれど社内の技術情報です。背景技術に記載する場合には書きすぎないように注意が必要です。

社内技術漏洩の仮想事例

 社内技術が漏洩する場面を仮想事例を用いて説明します。弁理士がAという発明の出願依頼を受けました。発明者の説明によれば、発明Aは技術B改良して作られた発明であることがわかりました。そこで、弁理士は背景技術に技術Bを記載し、発明の詳細な説明に発明Aを記載しました。明細書のストーリとして、この書き方に問題はありません。しかし、もしも技術Bが発明者独自の技術であった場合には、技術Bは不必要に開示されることになります。背景技術を通じて技術Bが漏洩することになります。

先行技術調査で確認

 弁理士が発明Aについて先行技術調査を行っていれば、技術Bを公開することなく明細書を作成できたかもしれません。例えば、発明Aと同様の課題を持つ他の出願が見つかれば、その出願公開公報をヒントに背景技術を作成することができますので、技術B自体は社内で秘匿しておくことができます。また、技術Bがすでに公開された技術である場合には、技術Bの漏洩を気にすることなく、背景技術に技術Bを記載することもできます。このように先行技術調査を行うことで、明細書の書き方を大きく変えていくことができます。なお、先行技術調査では適合率を重視して検索することがお勧めです。

先行技術調査は必要なのか?
 特許調査は、発明を特許出願する時や、新しい製品をリリースする時に行われる事前の調査の事です。特許調査は、その調査目的やタイミングに応じて5種類(先行技術、侵害予防、無効資料、技術動向、SDI)の調査があります。本稿では、この中の先行技術...
特許調査において適合率を重視したほうがよい検索とは
 特許調査には、適合率・再現率という2つの指標があります。適合率・再現率のどちらも、特許調査の結果として、有効な特許をどれくらい集められたかを示す指標になります。適合率・再現率はお互いにトレードオフの関係にありますので、調査者は特許調査の...

先行技術調査の勉強にお勧めの本

 先行技術調査の勉強には、下記の特許調査入門がお勧めです。本書は特許調査に関して、特に先行技術調査を中心に解説されています。具体的には、予備検索や本検索といった検索の具体的な手順に加えて、FIやFターム等の特許分類等の検索に関する基本的な知識も習得できますので、未経験の初心者にもわかりやすく説明されていると思います。無料で使えるJ-PlatPatを用いて説明しているので、インターネットにアクセスできる環境であればだれでも本書を使って勉強できます。特許調査入門は、2021年7月の時点で第三版まで刊行されています。最新版を入手するようにしましょう。

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